文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王寶筠

引言：

專利侵權判定問題一直以來是專利保護中的熱點問題，針對該問題，專利從業(yè)者進行了諸多討論。本文，將目光聚集到專利中的方法專利，針對方法專利中存在判斷步驟的情況，就專利侵權問題結合一模擬案例加以討論。

一、案例：

該案例十分簡單，專利權為一方法，包括步驟A、B、C、D。其中，步驟B為一個判斷步驟，具體為：判斷是否滿足條件甲，如果“是”則執(zhí)行步驟C，對于“否則”的情況，在該權利要求中并沒有加以明確。專利權人發(fā)現(xiàn)一競爭對手在使用一類似方法（后文對于涉嫌侵權的方法均稱為目標方法），該目標方法包括A、B、X、C、D這五個步驟，其中，A、C、D和本發(fā)明的A、C、D完全一致，只不過，目標方法在步驟B的判斷為“是”的情況下，并不直接執(zhí)行步驟C，而是進一步執(zhí)行步驟X的判斷，在步驟X的判斷結果為“是”的情況下，再去執(zhí)行步驟C。那么，這個目標方法是否侵權呢？對此案例，存在以下觀點。

二、觀點：

（一）、觀點一：

觀點一認為目標方法并不侵權，主要理由為：在專利權中，只要步驟B的判斷結果為“是”，就去執(zhí)行步驟C；而在目標方法中，在步驟B的判斷結果為“是”的情況下，并不一定執(zhí)行步驟C，因此，目標方法的方案和專利權的方案是兩個不同的方案，目標方法并不侵權。

（二）、觀點二：

觀點二認為：在目標方法中存在步驟A、B、X、C、D這五個步驟，這五個步驟中包含了專利權的A、B、C、D四個步驟?；谌娓采w原則，目標方法落入權利要求的保護范圍中，構成侵權。

（三）、觀點三：

觀點三認為：權利要求中的步驟B和步驟C的表述屬于一上位概念，目標方法的步驟B、步驟X和步驟C屬于該上位概念的下位概念，因此，目標方法構成侵權。

上述幾個觀點貌似都有道理，但針對同樣的事實，怎么會得出兩個相反的結論呢？這需要我們進行分析。

三、筆者的分析

在進行侵權判定的分析之前，我們首先有必要明確專利侵權的判定方法。在北京市高級人民法院發(fā)布的《專利侵權判定指南》（后文稱“《指南》”）中，對發(fā)明、實用新型專利權的侵權判定，具體明確了相同侵權和等同侵權兩種判定方法。本文以這兩種方法對上述案例進行分析。

（一）、基于相同侵權對本案的分析

1、相同侵權的相關規(guī)定

在《指南》第35條中指出：相同侵權，即文字含義上的侵權,是指被訴侵權技術方案包含了與權利要求記載的全部技術特征相同的對應技術特征。這可以理解為是對相同侵權的一般性定義。

在《指南》第36條中指出：當權利要求中記載的技術特征采用上位概念特征，而被訴侵權技術方案的相應技術特征采用的是相應的下位概念特征時，則被訴侵權技術方案落入專利權保護范圍。

在《指南》第37條中指出：被訴侵權技術方案在包含了權利要求中的全部技術特征的基礎上，又增加了新的技術特征的，仍然落入專利權保護范圍。

第36、37條是對相同侵權的進一步細化的規(guī)定，我們可以將這兩條簡單理解為是下位概念構成對上位概念的侵權、增加新技術特征的方案構成對原有方案的侵權。

2、結合相同侵權對觀點二的分析

結合之前的介紹可以發(fā)現(xiàn)，觀點二就是基于相同侵權得出目標方法侵權的結論。具體而言，觀點二認為目標方法在專利權方法的基礎上新增加了一個技術特征（判斷X），但其仍然落入專利權的保護范圍中。觀點二依據(jù)《指南》第37條，其結論似乎毫無爭議，但事實確實如此嗎？其實并不盡然。

分析觀點二的問題所在，筆者認為我們應該注意侵權判定過程中的比對對象。

（1）技術特征

在《指南》中明確規(guī)定，應該采用技術特征比對的方法來進行侵權判定，也就是說，侵權判定過程中的比對對象應該是技術特征。那么，什么是技術特征呢？在《指南》第5條中指出，技術特征是指在權利要求所限定的技術方案中，能夠相對獨立地執(zhí)行一定的技術功能、并能產(chǎn)生相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。這里面提及幾個“獨立”是我們要加以重視的內(nèi)容。

（2）觀點二的問題所在

在觀點二中，是把權利要求保護方案中的A、B、C、D四個步驟拆分開來作為4個技術特征。筆者認為，觀點二中以形式化的步驟劃分作為技術特征的劃分依據(jù)是不妥當?shù)?，應該結合基本的邏輯要求以及實際的技術內(nèi)容來劃分技術特征，并以這樣劃分出的技術特征作為侵權判斷中的比較對象。

例如，在本案中，從基本的邏輯來講，“判斷”應該包括判斷本身以及判斷所對應執(zhí)行的動作，這樣才是一個完整的“判斷”，才能滿足執(zhí)行相應功能、達到相應技術效果這一技術特征的最低要求。在本案中，判斷步驟B和執(zhí)行步驟C應該作為一個整體，被視作一個技術特征。相應的，在目標方法中，判斷步驟X和其對應的執(zhí)行步驟C應該作為一個整體，而該整體是步驟B所對應的執(zhí)行動作，該執(zhí)行動作應該和步驟B一起構成一個技術特征。目標方法中所包括的技術特征是：特征一：步驟A，特征二：步驟D，以及特征三：步驟B、步驟X和步驟C。由此可見，目標方法并不是相對于權利要求增加了技術特征的方案，而是一個將權利要求的技術特征“步驟B和C”修改為“步驟B、X、C”的方案。由于目標方法并沒有包含權利要求的所有技術特征，因此，目標方法并不構成等同侵權。觀點二并不成立。

3、結合相同侵權對觀點三的分析

觀點三是以特征間的上下位關系來說明目標方法侵權。這一觀點的核心點在于：權利要求中的“進行步驟B的判斷，再執(zhí)行步驟C”屬于一上位概念，但“進行步驟B的判斷，再執(zhí)行步驟C”確實是一個上位么，確實能夠概括例如“進行步驟B的判斷，再進行步驟X的判斷，再執(zhí)行步驟C”這一具體方案么？答案是否定的。

分析獨立權利要求我們會發(fā)現(xiàn)，“進行步驟B，再執(zhí)行步驟C”這一所謂的上位概念所對應的方案應該是：如果滿足步驟B的判斷條件，則執(zhí)行步驟C，不滿足則不執(zhí)行步驟C（對于判斷條件為“不滿足”的情況，由于權利要求沒有限定，因此，可以進行最大化的解釋，但由于已經(jīng)限定了滿足判斷條件的情況下執(zhí)行步驟C，而且判斷的不同分支的執(zhí)行內(nèi)容又必然不同，因此，在最大化解釋的情況下，解釋出的內(nèi)容為“不滿足則不執(zhí)行步驟C”）。

但對于目標方法的方案是：

滿足步驟B的判斷條件、以及滿足步驟X的判斷條件，則執(zhí)行步驟C；

滿足步驟B的判斷條件但不滿足步驟X的判斷條件，不執(zhí)行步驟C；

不滿足步驟B的判斷條件，則不執(zhí)行步驟C。

從上述三種情況可見，在滿足步驟B判斷條件的情況下，存在不執(zhí)行步驟C的情況，而這和上位概括中滿足步驟B即執(zhí)行步驟C的情況是相悖的，因此，從上位概念的角度來說，獨立權利要求中的上位概念是無法包括目標方法的某一分支方案的，目標方法并不是獨立權利要求上位概念的下位方案。

由上述分析我們可以知道，對于一個“上位概念”，我們應該全面分析其文字表述背后所實際對應的技術內(nèi)容，以此來確定其是否確實屬于上位概念。在上位概念無法成立的情況下，觀點三基于此所得出的目標方法構成相同侵權的結論也就無法成立了?；仡櫽^點一我們可以發(fā)現(xiàn)，這其實也是觀點一的觀點。盡管觀點二、三所得出的目標方法侵權的結論有誤，但我們還不能據(jù)此就得出目標方法不侵權的結論，因為我們還需要進行等同侵權方面的分析。

（二）結合等同侵權對本案的分析

1、等同侵權

在《指南》第42條中指出，等同侵權，是指被訴侵權技術方案有一個或者一個以上技術特征與權利要求中的相應技術特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，應當認定被訴侵權技術方案落入專利權保護范圍。

在第43條中指出，等同特征，是指與權利要求所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術領域的普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠想到的技術特征。

在第44、45、46條中，則對“基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果”進行了明確。

2、結合等同侵權對本案的分析

結合等同侵權的上述規(guī)定，我們可以做如下的分析。

我們?nèi)匀灰詸嗬笾械摹安襟EB和步驟C”作為一個技術特征、目標方法中的“步驟B、判斷X和步驟C”作為一個技術特征，來進行等同侵權方面的分析。

如果目標方法中所增加的判斷X，是一個常規(guī)的判斷步驟，例如，是否開機的判斷，那么，對于步驟B、X、C來說，其對于步驟B、C的改變僅僅是一種慣常的替換，其整體的工作原理沒有較步驟B、C發(fā)生改變，步驟B、X、C相對于步驟B、C來說屬于本領域技術人員無需付出創(chuàng)造性勞動就能想到的技術特征，因此，步驟B、X、C屬于步驟B、C的等同特征。在目標方法中的步驟A、D與專利中的步驟A、D相同的情況下，可以以同等侵權的判定方式得出目標方法構成對專利權的侵權。

但是，如果目標方法中所新增加的判斷X是一個存在新的價值、新的貢獻所在的判斷，那么，步驟B、X、C就是本領域技術人員需要付出創(chuàng)造性勞動才能想到的技術特征。由此，步驟B、X、C不再是步驟B、C的等同特征，目標方法就不再構成等同侵權。在相同侵權、等同侵權都不成立的情況下，目標方法自然也就不侵權了。

結語：

在專利侵權判斷中，技術特征的劃分是十分重要的一環(huán)。在技術特征的劃分過程中，我們一方面要重視相關法條的嚴謹適用，更要高度重視技術的實際情況。對于技術特征所應包括的技術單元，我們有必要按照《指南》對于“技術特征”的要求來加以確定；而在技術特征劃分的過程中，則要結合技術的實際情況，確定單元間是否具有不可分割的關系，并基于此完成技術特征的劃分。而在專利侵權的判斷過程中，我們應該結合相同侵權、等同侵權兩種類型，對目標方法是否構成侵權進行全面的分析，避免遺漏某種侵權類型。

以上為筆者的一些個人觀點，難免有不妥之處，還請讀者批評指正。